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reflexiones e investigación jurídica

El uso de marcas registradas como palabras clave (II)

Tal como indiqué en el anterior post , el uso del SEM de Google AdWords requiere del cumplimento de una serie de requisitos jurídicos. De entre todos estos quiero destacar el que considero más interesante: el uso de una marca registrada como palabra clave en Google Adwords.
 
La respuesta a esta pregunta no viene dada por una ley, sino que se desprende de la jurisprudencia del TJUE. Una jurisprudencia que se ha venido desarrollando a través de 3 grandes casos:
 

CASO 1

STJUE de 23 de marzo de 2010, en la que se resuelven el caso C‑236/08 (Google France vs. Louis Vuitton), C‑237/08 (Google France vs. Viaticum ) y C-238/08 (Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines)
 

 
Contexto
 
Los tres casos jurisprudenciales que aparecen en esta sentència contienen el mismo contexto:


Cuando se introducen en el motor de búsqueda de Google los términos que integran las marcas en cuestión, aparecen, en el apartado de “enlaces patrocinados”, links a sitios distintos a los de la marca (en su mayoría competidores). Dichos resultados aparecen porqué Google permite, vía el servicio “Google Adwords”, que distintos operadores económicos seleccionen una o varias palabras clave (que pueden ser marcas registradas) para que, en el caso que coincidan con las introducidas por el usuario en su motor de búsqueda, muestren un enlace promocional al sitio web del prestador. Tales palabras clave pueden ser utilizadas por cualquiera, incluso por varios anunciantes a la vez. Dicho servicio se remunera mediante el sistema “precio por click”, esto es, el anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación tan solo cada vez que un usuario pulse en el servicio de remuneración.

Cuestiones prejudiciales
 
Básicamente, lo que se pide al TJUE es que se pronuncie al respecto de dos cuestiones legales:
 
1) ¿Pueden los titulares de marcas registradas prohibir el uso de sus signos distintivos como palabras clave?
 
2) ¿Tiene Google alguna responsabilidad por permitir que titulares no autorizados hagan uso de marcas registradas?
 
 
Doctrina extraída
 
Si bien en la sentencia se argumenta largo y tendido sobre el caso, podríamos resumir sus respuestas en:
 
1) Los titulares de marcas registradas pueden prohibir el uso de sus signos, siempre y cuando, exista riesgo de confusión entre página web mostrada y producto/servicio del titular de la marca. Así lo dice el considerando 99 de la sentencia:
 

El titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

 
2) Google no es responsable del uso que sus clientes hacen de las palabras clave. Los argumentos podrían extraerse de las siguientes conclusiones:
 

57. (…) Crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo.
 
58. (…) De lo que antecede se desprende que el prestador del servicio de referenciación no hace un uso en el tráfico económico (…)
 
59. Por consiguiente, los requisitos de que el uso se produzca «para productos y servicios» y de que se menoscaben las funciones de la marca deben examinarse únicamente en relación con el uso del signo idéntico a la marca por el anunciante.
 
120. La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000 (Directiva sobre el comercio electrónico) debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

CASO 2

 
STJUE de 12 de julio de 2011 o C‑324/09 (L’Oréal SA vs. eBay International AG)
 

 
Contexto
 
Para entender el caso, tenemos que fijarnos en determinados considerandos de la sentencia:


26. L’Oréal fabrica y comercializa perfumes, cosméticos y productos para el cuidado del cabello. En el Reino Unido, es titular de varias marcas nacionales. Es también titular de marcas comunitarias.
 
27. La distribución de los productos de L’Oréal se realiza a través de una red cerrada de distribución en el marco de la cual los distribuidores autorizados tienen prohibido suministrar productos a otros distribuidores.
 
28. eBay explota un mercado electrónico en el que se muestran anuncios de productos ofrecidos en venta por personas que con tal fin se han registrado y han creado una cuenta de vendedor en eBay. eBay cobra un porcentaje sobre las transacciones llevadas a cabo.
 
31. En su caso, eBay también presta asistencia a los vendedores para optimizar sus ofertas, crear sus tiendas en línea y promover e incrementar sus ventas. Igualmente, hace publicidad de algunos de los productos que se ofrecen a la venta en su mercado electrónico gracias a la presentación de anuncios a través de operadores de motores de búsqueda como Google.
 
32 (…) L’Oréal hizo partícipe a eBay de su preocupación por la realización a gran escala de operaciones que lesionaban sus derechos de propiedad intelectual efectuadas a través de los sitios web europeos de eBay.
 
39. (…) consta que eBay, mediante la selección de palabras clave correspondientes a marcas de L’Oréal en el marco del servicio de referenciación «AdWords» de Google, hace aparecer, cada vez que coinciden tales palabras con las contenidas en la búsqueda efectuada por un internauta a través del motor de búsqueda de Google, un enlace publicitario al sitio www.ebay.co.uk. Este enlace se mostraba en el apartado «anuncios», que figura en la banda derecha o en la parte superior de la pantalla presentada por Google.

Cuestiones prejudiciales
 
Si bien se formulan distintas cuestiones relacionados con el uso de las marcas, ahora tan solo quiero remarcar la cuestión prejudicial quinta:
 


Cuando un operador de un mercado en línea adquiere del operador de un motor de búsqueda el uso de un signo, que es idéntico a una marca registrada, como palabra clave de un operador de motor de búsqueda, de manera el signo se muestra a un usuario del motor de búsqueda en un enlace patrocinado hacia el sitio web del operador del mercado en línea, ¿constituye la visualización del signo en el enlace patrocinado un “uso” del signo?

Doctrina
 
En mi opinión, de lo que el TJUE dice al responder las anteriores cuestiones prejudiciales, lo más destacable es lo siguiente:
 


103. (…) son los clientes vendedores del operador del mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado.
 
105. El operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, de signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web.
 
95. (…) la normativa de la Unión sobre comercio electrónico insiste en la necesidad de que la visualización de los anuncios en Internet sea transparente. Habida cuenta del interés en garantizar la lealtad de las transacciones y la protección de los consumidores, el artículo 6 de la Directiva 2000/31 establece la norma de que la persona física o jurídica en cuyo nombre se haga una comunicación comercial que forme parte de un servicio de la sociedad de la información debe ser claramente identificable.
 
96. Así pues, la publicidad procedente del operador de un mercado electrónico y que presenta el operador de un motor de búsqueda debe, en cualquier caso, mencionar la identidad del operador de ese mercado electrónico y la circunstancia de que los productos de marca anunciados se venden a través del mercado electrónico que gestiona.
 
97. (…) el titular de una marca está facultado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca y que ha sido seleccionada por ese operador en el contexto de un servicio de referenciación en Internet, de productos de tal marca que se ponen a la venta en ese mercado electrónico cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

 

CASO 3

 
STJUE de 22 de septiembre de 2011 o C‑323/09 (Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc)
 

 
Contexto
 
El caso se resume perfectamente es los considerandos 14 a 18 de la sentencia:
 
Interflora Inc., sociedad constituida en el Estado de Michigan (Estados Unidos), explota una red mundial de envío de flores. Interflora British Unit es licenciataria de Interflora Inc. La red de Interflora Inc. e Interflora British Unit (en lo sucesivo, conjuntamente, «Interflora») la forman floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona o por teléfono. Interflora dispone también de sitios web que permiten que los pedidos sean cursados por Internet, para ser atendidos por el miembro más cercano al lugar en que deban entregarse las flores. La dirección del sitio principal es www.interflora.com. Éste remite a sitios web específicos de cada país, como www.interflora.co.uk.(…)
 
M & S, sociedad inglesa, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Vende al por menor una amplia gama de productos y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio web www.marksandspencer.com. Una de sus actividades es la venta y envío de flores. En dicha actividad comercial entra en competencia con Interflora. Es cuestión pacífica entre las partes que M & S no forma parte de la red de Interflora.
 
En el marco del servicio de referenciación «AdWords», M & S seleccionó como palabras clave la palabra «Interflora», así como las variantes derivadas de esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra «Interflora» (tales como «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora.co.uk», etc.). En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «Interflora» o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M & S bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

Cuestiones prejudiciales
 
Podríamos decir que la cuestión a resolver en este caso era, a grandes rasgos, la siguiente: ¿Puede un competidor de una marca registrada usar como palabras clave los signos vinculados a esta marca, para vender productos o prestar servicios idénticos a los protegidos desde su página web?
 
 
Doctrina
 
El TJUE concluye esto:
 
El titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:
 
· menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero; (…)
·menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.
 
El titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación de marca).
 
En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice ,transformándose en un término genérico. En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

¿Qué podemos extraer de estos tres casos?

Bàsciamente, lo que nos dicen estos casos es que se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados, pero siempre y cuando se cumplan dos requisitos:
 
 
El primer requisito
 
Que el uso de esta marca no suponga una técnica de parasitismo, esto es, cuando no menoscabe ni la función de indicación del origen de la marca (que un usuario al ver la marca pueda determinar fácilmente que el producto o servicio designado por el anuncio procede del titular de esa marca) ni la función de inversión de la marca (que se quiera utilizar esa marca para atraer consumidores a su propio negocio).
 
Este es un requisito muy obvio. El “caso Interflora” es ilustrativo en este sentido. No parece lógico que alguien utilice la marca “Interflora” para comercializar flores, precisamente aquello que la empresa titular de dicha marca quiere comercializar. Si se hace es claramente para captar a los potenciales clientes que buscan en el navegador esa empresa.
 
Aún así, no todos los casos serían tan claros. Pensemos en el uso de un genérico que esté incluido en una marca. Esto complicaría la respuesta. ¿Cómo afirmar que el uso de un genérico como keyword es una marca? Por ejemplo, si tenemos la marca “Café & Bocatas”, ¿estoy utilizando la marca si “compro” los keywords “café” y “bocatas”? Parece raro pensarlo. Aunque si “Café & Bocatas” fuese una marca renombrada, quizá tendríamos problemas. En este caso, debemos fijarnos en el segundo requisito.
 
 
El segundo requisito
 
Se debe indicar claramente para un internauta medio, que los productos o servicios publicitados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada. Y, en caso que no pertenezcan a esta, se debe iniciar bajo que circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”.
 
Otra vez, algo obvio. Si yo tengo una tienda online que vende ropa Nike, deberé poner “comercialización de productos deportivos autorizados por Nike. Inc.”, de lo contrario, Nike podría pensar que me quiero aprovechar de su reputación para vender mis prendas.
 
En caso de que no se cumplan estos requisitos, se estaría dando un riesgo de confusión algo que, tanto bajo la ley española como la Directiva europea, darían derecho al titular de la marca ejercer su derecho a impedir que terceros sin su consentimiento usen un signo idéntico o semejante a la marca en el tráfico económico (artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas).